Case

Historier fra et annerledes år

  • Dato: 21.09.2021

Skrevet av Nikita Saujani, Advokatfullmektig, Protector IP

  • Dato: 21.09.2021

Vi har nylig rundet ett år siden Covid-19 kom til Norge og brakte med seg en helt ny hverdag for oss alle. Det siste året har vært preget av en lang rekke praktiske utfordringer – og særlig tilværelsen med hjemmekontor har til tider vært lite inspirerende. Samtidig har vi fått se hvordan både vi som et firma og samfunnet som helhet står sammen i motbakke, og kjent på en dugnadsånd som aldri før. Derfor vil vi i Protector IP også dele noen gladsaker fra året som vært. Vi er takknemlige for at vi kan se tilbake på et år med økende etterspørsel etter våre tjenester og en rekke suksesshistorier. Her er noen interessante historier fra vårt juridiske team.

CHIP NUTS

Da ordmerket CHIP NUTS ble forsøkt registrert i EU ble det møtt med en innledende nektelse fra the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). EUIPO mente blant annet at varemerket var beskrivende for de varene det var søkt registrert for og at det dermed manglet det nødvendig særpreg som kreves. Med grunnlag i, blant annet, ordboktreff argumenterte EUIPO med at CHIP ville forstås som «a very thin round piece of potato cooked in hot oil and eaten cold”, mens NUT ville forstås som «dry fruits that grow inside hard shells on some types of tree and bush”. På denne bakgrunn mente EUIPO at varemerket ga informasjon om varene det var søkt registrert for.

Chip nuts

Vår advokatfullmektig Ingeborg Alme Råsberg, som selv har vært ansatt i EUIPO, leverte en solid besvarelse til EUIPO hvor hun argumenterte mot EUIPO sin vurdering av varemerket. Her påpekte hun at vurderingen av om et varemerke er beskrivende skal skje på basis av ordets alminnelige betydning i den relevante omsetningskretsen, og i lys av varene og tjenestene det er søkt registrert for. Ordboktreff kan kun støtte eller underbygge denne vurderingen, men de gir ikke et realistisk bilde av den alminnelige forståelsen. Når de enkelte ordelementene da ble vurdert, separat og i kombinasjon med hverandre, mente vi at CHIP NUTS ikke var beskrivende og oppfylte kravet til særpreg.

Vi klarte å overbevise EUIPO som frafalt sin innledende nektelse, og vår kunde har dermed fått enerett til merket CHIP NUTS i hele EU.

HJELM

Det kombinerte merket HJELM er et annet eksempel på et varemerke som mottok en innledende nektelse fra EUIPO. EUIPO begrunnet nektelsen med at ordelementet i merket var direkte beskrivende for varene det var søkt registrert for, og at det figurative elementet var så ubetydelig at det ikke var egnet til å tilføre merket særpreg som helhet.

Hjelm

Vi var enige i at ordelementet var beskrivende for varene det var søkt registrert for, men vi mente at EUIPO hadde oversett de særpregede detaljene i figurelementet. Vår erfarne advokat Thomas Hvammen Nicholson, som også har vært ansatt i EUIPO, leverte en sterk argumentasjon hvor han påpekte at figurelementet ikke var en alminnelig, stilisert gjengivelse av vanlige hjelmer. Tvert imot. Det var mer nærliggende å se på det som et stilisert bilde av en gammel vikinghjelm tegnet fra et uvanlig perspektiv. Figurelementet inviterte den relevante omsetningskretsen til en tolkning, en tankeprosess, som tilførte merket særpreg som en helhet.

EUIPO fulgte vår argumentasjon og registrerte merket med virkning i hele EU.

POWER FOR A BETTER WORLD

Til slutt vil vi trekke frem en sak som gikk opp til Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR), nemlig nektelsen av slagordet POWER FOR A BETTER WORLD. Registrering av nettopp slagord som varemerke har vært gjenstand for en interessant utvikling i EU, og i norsk rett, den siste tiden. Les mer om dette i artikkelen til Thomas Hvammen Nicholson her

Power for a better world

Varemerket ble opprinnelig nektet av Patentstyret, som mente at det ikke ville bli oppfattet som et kjennetegn som skilte søkers tjenester fra andres tilsvarende tjenester. Patentstyret mente videre at merket fremstod som en salgsfremmende ytring som sa noe om tilbyders miljøvennlige profil, og at det ikke innehadde noen særpregede elementer som ga merket en gjenkjennelseseffekt blant gjennomsnittsforbrukeren.

Vi mente at Patentstyret hadde lagt en uriktig vurdering av varemerket til grunn og klagde saken inn for KFIR. Selv om slagordet ga positive assosiasjoner, mente vi at merket ikke fremstod som en klart rosende og salgsfremmende ytring for de aktuelle varene. Vi bestred at merket manglet særpregede elementer, og mente at det besatt en viss originalitet som utløste en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. KFIR sa seg enig i våre vurderinger og kom til at merket skulle registreres.

Protector IP består av et sammensatt team med spisskompetanse, som jobber hardt for å sikre våre kunders rettigheter. Historiene ovenfor viser blant annet at det kan lønne seg å argumentere mot EUIPO, og med to jurister som har bakgrunn som tidligere ansatte i EUIPO, stiller vi med solid faglige tyngde og erfaring. Vi påtar oss gjerne de mest utfordrende sakene og kan vise til en god suksessrate.